Sachverhalt

Die Klägerin ist eine führende Herstellerin von Gerüsten bzw. Gerüstsystemen in Europa und u.a. Inhaberin der deutschen Wortmarke „Layher“. Die Beklagte produziert und vertreibt ein Gerüstsystem, welches ein Nachbau eines Gerüstsystems der Klägerin ist. In Werbebriefen verwendete die Beklagte zur Bewerbung des Nachbaus das Zeichen „Layher“. Die Klägerin sah hierdurch ihre Rechte an der Marke verletzt und mahnte die Beklagte ab. In der abgegebenen Unterlassungserklärung verpflichtete sich die Beklagte, der Klägerin sämtliche Schäden zu ersetzen, die aufgrund der Verletzungshandlung entstanden sind oder noch entstehen werden. Nachdem die Klägerin die Beklagte erfolgreich auf Auskunft verklagt hatte, berechnete die Klägerin im Rahmen der Lizenzanalogie ihren Schadensersatzanspruch auf 8 % des Nettoumsatzes. Das LG Stuttgart gab der Klage statt. Eine von der Beklagten eingelegte Berufung blieb ohne Erfolg. Jedoch zog das Berufungsgericht (OLG Stuttgart) andere lizenzmindernde Umstände heran und schätzte die Höhe des Schadensersatzanspruchs auf nicht 8 %, sondern 5 %, des Nettoumsatzes. Gegen das Berufungsurteil wandten sich sowohl die Beklagte als auch die Klägerin mit ihrer Revision beim BGH.

Entscheidung

Der BGH bestätigt die Auffassung des Berufungsgerichts, wonach die Berechnung der fiktiven Lizenzgebühr auf Basis einer Umsatzlizenz auch dann in Betracht komme, wenn das fremde Kennzeichen ausschließlich in der Werbung verwandt wurde. Für die Berechnung sei es irrelevant, dass es hierbei keinen Umsatz gebe, der allein auf die Markenrechtsverletzung zurückzuführen sei, so der BGH in Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht. Zwischen der Markenrechtsverletzung und dem Umsatzgeschäft fehle es nicht an jedem Zusammenhang. Eine Markenrechtsverletzung könne nicht nur in einer Verletzung der Herkunftsfunktion, sondern bereits in der Beeinträchtigung der durch § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MarkenG geschützten Werbefunktion der Marke, liegen.

Die vom Berufungsgericht angeführte Begründung einer Lizenzminderung hielt der Revision hingegen nicht stand. Das OLG Stuttgart berücksichtigte lizenzmindernd, dass die Markenrechtsverletzung allein in der Werbung erfolgt sei, so dass der Umsatz nur zu einem geringen Teil auf die Markenrechtsverletzung zurückzuführen sei. Nach Auffassung des BGH könne die Schätzung einer Lizenzminderung aber nicht auf eine zweifelhafte Kausalität zwischen Markenrechtsverletzung und dem erzielten Umsatz gestützt werden. Grund dafür sei, dass die Lizenzvertragsparteien bei Vereinbarung einer Umsatzlizenz eine Differenzierung zwischen einzelnen Umsätzen gerade nicht vornehmen würden. Eine solche widerspreche den Grundsätzen der Lizenzanalogie. Die Lizenzgebühr sei eine Vergütung für die Benutzung des Kennzeichens. Kausalitätserwägungen bzgl. entstandener Umsätze seien hierbei aber außer Acht zu lassen. Dennoch sei eine Lizenzminderung nicht von vorneherein ausgeschlossen. So könne eine geringere Intensität der Markenbenutzung, z.B. ausschließlich in Werbung, schon für sich genommen lizenzmindernd berücksichtigt werden.

Fazit

Die Höhe der als Schadensersatz zu zahlenden Lizenzgebühr ist im Rahmen der Lizenzanalogie vom Tatgericht gemäß § 287 Abs. 1 ZPO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls und nach seiner freien Überzeugung zu bemessen. Auch die Wahl der genauen Berechnungsgrundlage der Lizenzgebühr ist Sache des Tatgerichts. Mit seiner Entscheidung stellt der BGH klar, dass sich der schadensersatzpflichtige Markenrechtsverletzer einer für ihn nachteiligen Berechnung des zu zahlenden Schadensersatzes unter Zugrundelegung einer Umsatzlizenz nicht mit dem Argument eines fehlenden Zusammenhangs zwischen der begangenen Markenrechtsverletzung und seinen Umsätzen entziehen kann.